美国专利申请简介(番外篇)


2021年10月14日

专利权人有权依法禁止他人在美国生产其受保护的专利产品和在海外仿制其专利产品后销往美国。针对这种侵权行为,专利权人除了可以通过侵权诉讼保护其合法利益,还可以利用《1930年美国关税法》第337条,发起调查(以下简称“337调查”)。 

  • 337调查的特点
立案门槛低、案件节奏快。除了所主张专利被侵权的可能性,337调查的申请人只需证明在美国存在与申请人主张的专利相关的产业,不需证明有实际损害。多数情况下,337调查期限为12-16个月。对物管辖。一旦被认定侵权,非但被申请人的相关产品,其他企业的同类的产品也有可能被禁止进入美国。

 

  • 谁可以发起337调查
我们通常听到337调查都是美国企业对包括中国在内的海外企业提起。但是实际上只要企业在美国拥有专利权,原则上都可以在美国对侵权人发起337调查。需要注意的是,337调查一个比较有特色要求就是需要有本国产业,即涉案专利必须已经在美国本土内进行了实施。虽然提起337调查的主体不限于美国本土企业,但是因为本国产业要求的存在,若提诉人为海外公司且在美国国内没有实施涉案的知识产权,那么就不能满足本国产业的要求。本国产业是否存在主要考虑以下几点:

(1)是否有大量对厂房与设备的投资;
(2)是否有大量雇佣劳动力;
(3)是否在研发、生产、或授权上进行了大量投资。

如果我国企业要提起337调查,那么至少应该在美国进行了相应的投资。

  • 337调查流程
337调查的由申请人(Petitioner)发起,应诉方称为被申请人(Respondent)。从申请人提交申请后,主管机关只需30或35天就可以决定是否立案。337调查普遍的裁决期限为12至16个月。相比之下,美国联邦法院的传统专利诉讼的审理周期往往长达数年。
被申请人应该在20天内,对该申请进行答复。答复必须包括以下几个方面内容:(1)承认、或否认指控,对指控事实提供扼要解释;

(2)详细阐述辩护事实;

(3)被调查产品的进口数据和海关税则;

(4)被调查产品的产能;

(5)被调查产品的直观描述等。

下图展示一个典型337调查的时间线:

典型337调查的时间线

从337案件时间表看,337案件对于以出口到美国为导向的公司有很大的威胁,很大一部分原因是因为337调查整个流程非常紧迫。因此,我国企业应选择有337调查经验的律师尽快应诉,应尽早地做好实质抗辩的准备。

 

  • 中国企业如何应对337调查
预防措施

企业可以通过对专利进行检索和分析等措施,避免成为337调查的被申请人。如果检索中发现有在先专利存在,企业可以通过重新设计或通过谈判、支付许可费、购买专利、合资合作等方式解决未来可能存在的风险。我们建议企业通过委托美国的律所来帮助完成以上的预防和解决措施,从而避免未来可能带来的巨大风险。

调查应对

如果企业成为了377调查的被申请人,那么应首先研判是否要应诉。如果美国的市场对于企业来说分量很小或没有在美国拓展市场的计划,且目前应诉的成本难以承受,那么可以考虑不应诉。但需要注意的是,不应诉不仅会导致消极不利的调查后果,而且可能会因此彻底失去美国市场。

如果企业决定应诉,那么则需要尽快组成参与诉讼的团队,包括企业的律师及其他工作人员和外聘律师团队。由于337调查在美国进行,企业应当考虑美国当地律所与中国律所互相结合的方式,一方面准备国内资料的整理和收集,一方面准备当地的应诉。

反制措施

通常包括:

(1)向美国商标局提出专利无效程序;

(2)向法院提出专利无效诉讼或未侵权诉讼;

(3)规避设计;

(4)向联邦地区法院提起反垄断诉讼;

(5)在美国之外提起诉讼;

(6)反向337调查。

END
*     *     *
富杰作为一家中国律师事务所,同时亦拥有全球化的网络。富杰与美国McGuireWoods 国际律师事务所于2015年达成战略联盟关系,以更好的在全球各地的重要市场服务我们共同的客户,包括创业公司、中大型公司和世界500强公司。

返回